הסכמים לשיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח מהווים לעתים קרובות מרכיב חיוני בדרך להכנסת מוצרים חדשים לשוק ולהשגת אישורים רגולטוריים. אולם בעקבות הסכמים מסוג זה עולה בקביעות השאלה הבלתי-נמנעת: "למי שייכים הפטנטים הנובעים משיתוף הפעולה?"
הסכמי שיתוף פעולה הם לעתים קרובות הדלק שמניע צמיחה. הם מאפשרים לחברה לשפר את הטכנולוגיה שברשותה. הם מסייעים לחברות למצוא שימושים חדשים עבור פיתוחים קנייניים, הם מסייעים לקדם את התהליכים הרגולטוריים, ולעתים קרובות הם פותחים ערוצי שיווק ומכירות חדשים. חברות שמשתפות פעולה מסכימות לעתים קרובות על אופן חלוקת זכויות הבעלות ביניהן. אולם, התפתחות חדשה שחלה בחוק של ארה"ב גורמת לחברות לחשוב-מחדש על האופן שבו הן בונות את העסקות האלה, וזאת לאחר שפרופסור באוניברסיטה איבד את יכולתו לרשום פטנט שהגיע לו בדין.
כדי להבין מה השתבש, עליכם להבין תחילה ניואנס שקיים בחוק של ארה"ב. כאשר ממציאים מגישים בקשה לרישום סדרה של פטנטים המתייחסים לאותה טכנולוגיה, ה-USPTO מוציא לעתים מסמך שנקרא "דחיית בקשה לרישום כפול של פטנטים בגין היעדר התקדמות המצאתית" (דחייה מסוג OTDP), שבו ה-USPTO קובע שאחד הפטנטים של הממציא עצמו הוא גרסה מובנת-מאליה של אחד הפטנטים האחרים של אותו ממציא. במקרה כזה, ה-USPTO מסתייג מלהעניק את הפטנט השני. החוק נועד לתת מענה לחשש ששני הפטנטים ייפלו לידיים שונות,וכתוצאה מכך שני בעלי פטנטים שונים עלולים לתבוע אותה חברה בגין הפרה.
ללא תלות בשאלה אם ה-USPTO רואה בפטנט השני גרסה מובנת-מאליה, הפטנט השני עשוי להיות בעל ערך עצום אם נעשים שינויים קלים אך חשובים בניסוח של תביעות הפטנט. לפיכך, השגת פטנט שני יכולה להיות בעלת חשיבות עליונה לשמירה על שווייה של חברה.
הדרך הקלה ביותר לעקוף דחייה מסוג OTDP היא להבטיח ל-USPTO שהבעלות על שני הפטנטים תישאר תמיד בידי אותו גוף. ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת "כתב ויתור סופי". ברגע שמוגש כתב ויתור סופי, ה-USPTO בדרך כלל מושך את הדחייה מסוג OTDP, והוצאת הפטנט השני מוּתרת.
כאן עשויות להתעורר בעיות במקרים של שיתוף פעולה. אם שני צדדים שונים הם הבעלים של בקשות קשורות לרישום פטנטים שכפופות לדחייה מסוג OTDP, אף אחד מהצדדים אינו יכול להצהיר שהבקשות תהיינה תמיד בבעלות משותפת. כתוצאה מכך, ה-USPTO לא ימשוך את הדחייה מסוג OTDP ולא יתיר את הוצאת הפטנט השני, ללא תלות בחשיבותו עבור מבקש הפטנט.
זה מה שקרה בתיק שכותרתו (In re Hubbell, 709 F.3d 1140 (Fed. Cir. 2013. אותם שני ממציאים התחילו בעבודתם במכון הטכנולוגי של קליפורניה, המחזיק בזכויות בעלות בבקשה ראשונה לרישום פטנט. לאחר מכן הממציאים המשיכו בעבודתם בחברת Eidgenőssische Technische Hochschule Zurich. ה-USPTO הוציא הודעת דחייה מסוג OTDP, ולממציאים לא הייתה כל דרך להתגבר על כך. הם ביקשו מה-USPTO הקלה מיוחדת, אולם ה-USPTO השיב: "לא!"
כך אירע שבסופו של דבר הממציאים נתקעו ולא יכלו לרשום את הפטנט השני שלהם. ההשלכות בכל הנוגע להסכמי שיתוף פעולה הן ברורות. יש לבנות את ההסכמים כך שהבעלות על כל ההמצאות הקשורות תהיה בידי גוף יחיד. אם קיים חשש בין הגופים שאחד מהם יידחק החוצה, יש לבנות את ההסכם כך שגוף אחד יחזיק בבעלות על הזכויות, ואילו הגוף השני יקבל רישיון לעשות שימוש מלא בטכנולוגיה. ייתכן גם שכדאי לבנות את ההסכם כך שיכלול סעיף המקנה את הזכויות לצד אחד במקרה שאי-פעם תוצא דחייה מסוג OTDP. אלמלא כן, אתם עלולים למצוא את עצמכם במצבם של הממציאים בתיק Hubble, עם המצאה שלדעתם הייתה רבת-ערך, אך ללא דרך לרשום עליה פטנט.
