א) ודאו שבקשת הפטנט שלכם אכן מציגה תיאור ותביעות בגין שיפור טכנולוגי בית המשפט העליון של ארה"ב קבע לאחרונה, שפטנטים הקשורים לפלטפורמת מסחר ממוחשבת לעריכת עסקות פיננסיות, כוללים בקשות המתייחסות לתוכן שלא ניתן לרשום בגינו פטנט, או לתוכן שאינו כשיר לרישום פטנט על-פי החוק בארה״ב.
בית המשפט העליון הסביר, כי במקרים שבהם המצאת התוכנה כרוכה ב"רעיון מופשט", המבחן לקביעת הכשירות לרישום פטנט מחייב סקירה של בקשות הפטנט לאיתור "די מרכיבים נוספים", שיהפכו את הבקשה לכזו שמתמקדת ביישום של הרעיון המופשט, לעומת בקשה שמתמקדת ברעיון המופשט בלבד. פסיקה זו מציבה אתגרים חדשים בכל הקשור לרישום פטנטים על המצאות תוכנה.
הקביעה האם תביעת פטנט אכן כוללת "די מרכיבים נוספים" - כפי שדורש עתה בית המשפט העליון - עשויה אומנם להיות מסובכת, אולם אין זה מסובך לוודא שבקשות הפטנטים שלכם אכן מציגות תיאור ובקשות בגין שיפור טכנולוגי. בית המשפט העליון הסביר גם, שבקשות פטנט עשויות לעמוד ברף של מבחן הכשירות, אם הן מתייחסות לשיפור בתפקוד של מחשב או מביאות לשיפור בטכנולוגיה אחרת או בתחום טכני אחר כלשהם.
לפיכך, בעת ניסוח בקשת הפטנט שלכם, יש להסביר כיצד המצאת התוכנה שלכם משפרת את תפקודו של המחשב. לחלופין, יש להסביר כיצד המצאת התוכנה שלכם גורמת לשיפור בתחום טכני כלשהו. באמצעות ניתוח אסטרטגי נכון, ניתן לממש אחד הפתרונות האלה (או את שניהם) עבור המצאות תוכנה, אפילו עבור המצאות תוכנה שעוסקות ביישומים עסקיים ופיננסיים, אפליקציות למכשירים ניידים, וכן פיתוחים מבוססי-אינטרנט אחרים.
ב) ודאו שהמונחים הכלולים בבקשות הפטנט שלכם ברורים ושהבקשה כוללת הגדרות עבור כל המונחים בה במסגרת תיק אחר, בית המשפט העליון הפך לקשה יותר את האפשרות להסתמך על שפה מעורפלת בבקשות פטנט, וקבע כי המונחים שבהם נעשה שימוש בבקשה חייבים ליידע אדם מנוסה בתחום של ההמצאה על היקף ההמצאה שלכם. בעוד שהפתרון במקרה זה עשוי להיות ברור ומובן - לנסח בקשות פטנט ברורות - הלכה למעשה מדובר במעשה אמנות יותר מאשר במדע מדויק. עורך הפטנט לומד מניסיונו מה צריך להגדיר וכיצד להגדיר זאת.
ג) הימנעו מתביעות הפרה מחולקת הפרה מחולקת מתרחשת כאשר בקשת הפטנט שלך כרוכה בשלבים שמבוצעים על-ידי יותר משחקן אחד, או כאשר רכיבי המערכת מסופקים על-ידי יותר מספק אחד. במקרים כאלה, הפרת בקשת הפטנט אפשרית רק בשילוב ההתנהגות של יותר משחקן אחד.
בתיק אחר שנדון לאחרונה, בית המשפט העליון דחה טענה להפרה במקרה שבקשת הפטנט סבלה מהפרה מחולקת, תוך שהוא מזכיר שבקשת פטנט בעלת ערך אינה מסתמכת על שלבים המבוצעים על-ידי יותר משחקן אחד או רכיבי מערכת שמסופקים על-ידי יותר מספק אחד. גם כאן, ניתוח אסטרטגי נכון הוא צעד המפתח הראשון לניסוח פטנט תוכנה והימנעות ממלכודת ההפרה המחולקת.
